Il DLgs n. 63/2018 attuativo della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know how riservato e dei segreti commerciali

Corporate, Finance e Capital Market

In attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, è stato emanato il DLgs n. 63 del 11 maggio 2018, in vigore dal 22 giugno 2018. Il decreto legislativo, che rappresenta un’importante novità nella disciplina italiana del know how e dei trade secrets, modifica diverse norme del codice della proprietà industriale e del codice penale.

Il decreto legislativo sostituisce alla nozione di “informazioni aziendali riservate” quella di “segreti commerciali”. Restano pertanto oggetto di tutela le informazioni che siano: (i) segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; (ii) dotate di valore economico in quanto segrete; (iii) sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Cambia, invece, l’estensione della nozione di “illecito utilizzo”: il legislatore indica una serie di condotte che costituiscono illecito, quali l’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione di segreti commerciali o ancora la produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazioni ovvero l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci, realizzate dal soggetto che era a conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza che i segreti commerciali erano stati ottenuti o utilizzati in modo illecito. È così posto l'accento anche sulle condotte colpose non prese in considerazione in passato, al fine di ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite. I diritti e le azioni derivanti dalle suddette condotte illecite si prescrivono in 5 anni. Il provvedimento legislativo introduce una serie di misure sanzionatorie civili e penali maggiormente efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare: (i) il giudice, nel corso di procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali, può vietare, su istanza di parte, a determinati soggetti, coinvolti nel procedimento, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del giudizio dallo stesso ritenuti riservati (art. 121-ter c.p.i.); (ii) sono introdotte alcune indicazioni che il giudice deve tenere in considerazione per applicare le misure previste dagli artt. 124 (Misure correttive e sanzioni civili) e 126 (Pubblicazione della sentenza) c.p.i., in particolare, al fine di valutarne la proporzionalità; (iii) in alternativa alle misure cautelari, il giudice può, su istanza di parte, autorizzare la parte interessata a continuare a utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore (art. 132 c.p.i.); (iv) è prevista la pena della reclusione per chiunque, avendo acquisito - per ragioni del suo stato o ufficio o della sua professione o arte oppure in modo abusivo - segreti commerciali o notizie destinate a rimanere segrete relative a scoperte o invenzioni scientifiche, li riveli o li impieghi a proprio o altrui profitto (art. 623 c.p.); (v) viene esplicitamente sanzionata l'elusione di un provvedimento del giudice che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela di tutti i diritti di proprietà industriale, non solo dei segreti commerciali (art. 388 c.p.).

 

Rif. DLgs n. 63 del 11 maggio 2018, attuativo della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016